유명 프로바이오틱스(유익균)제품인  ‘VSL#3’을 제조하는 이탈리아 '악티알파마수티카에스알엘'(이하, 악티알)이 국내 업체를 상대로 2년여간 벌인 상표권 침해금지 및 손해배상 청구소송 끝에 상표권 침해금지를 이끌어 냈다.

법무법인 광장은 서울중앙지방법원 제62민사부(함석천 부장판사)는 ㈜나무물산과 ㈜바이오일레븐이 ‘VSL#3’ 상표권을 침해했다며 악티알이 제기한 상표권 침해금지청구, 도메인 등록이전청구 및 전용사용권 등록말소청구를 모두 인정하고, 1억원의 손해배상을 인정하는 내용의 화해권고결정을 내렸는데, 이에 당사자들이 이의를 제기하지 않아 2019. 3. 6. 결정이 최종 확정됐다고 밝혔다.

악티알이 이탈리아에서 만드는 VSL#3은 고함량의 유익균을 통해 유해균을 억제하고 배변활동에 도움을 줄 수 있는 고농도 프로바이오틱스 제품이다.

광장에 따르면 악티알은 2010년 나무물산을 통해 국내에 VSL#3 제품을 출시했는데, 국내에서 상표사용권을 허락받았던 나무물산이 사용료 미지급 등 계약상의 의무를 위반하는 상황이 발생하자 악티알은 라이선스계약 해지를 통지하고 2017년 여름 상표권침해금지가처분 및 본안 소송을 제기했다. 이후 2019년 2월 서울고등법원에서 상표권침해금지 가처분이 인용된데 이어 본안에서도 화해권고를 통해 상표권자 악티알이 구하던 침해 금지 청구 및 전용사용권 등록 말소 청구 등이 인정됐다.
 
관련 가처분 결정 등을 통해 “VSL#3”는 악티알만이 보유하는 식별력있는 브랜드이자 상표임이 법적으로 확인됐으며, 바이오일레븐 및 나무물산이 ‘드시모네’라는 이름으로 프로바이오틱스 제품을 판매하면서 포장과 광고에 “VSL#3 원료 그대로”, “원료명 VSL#3”이라고 시한 행위가 상표권을 침해했다는 것이 인정됐다고 광장은 설명했다. 

악티알의 루카 과르나 대표이사는 “ 번 사건으로 곧 한국에 출시될 VSL#3 제품이 정당한 상표권 보호 하에 판매될 수 있게 된 것은 매우 바람직하고 감사할 만한 일”이라고 밝혔다.

악티알을 대리한 광장의 지적재산권팀(오충진, 이은우, 박수연) “ 이번 판결은 인지도 있는 유명 프로바이오틱스 브랜드를 제3자가 원료명인 것처럼 사용하며 해당 상표가 갖는 흡입력에 편승하려는 행위에 제동을 건 의미 있는 판결”이라며 식품?건강기능식품 산업계에서 점차 증가하고 있는 지적재산권 및 부정경쟁행위 관련 분쟁에 있어 본 사건이 중요한 이정표가 될 것을 기대한다”고 말했다.